Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados

I

La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.

El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).

España ha venido cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en los plazos comprometidos desde el inicio del establecimiento de los mismos. Sin embargo, en estos momentos se da un retraso en la transposición de algunas directivas, que requieren una norma con rango de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico interno, por cuanto existe un riesgo de multa con base en lo establecido en el citado artículo 260.3 del TFUE.

Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un real decreto-ley para proceder a dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea.

Finalmente, en lo relativo a la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España», debe tenerse en cuenta que pese al carácter opcional previsto en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Comunicación de 13 de diciembre de 2016, «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», la Comisión ha anunciado un cambio de enfoque pasando a solicitar de manera sistemática la suma a tanto alzado. La consecuencia lógica del enfoque de la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro subsane la infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un procedimiento de infracción, la Comisión ya no desistirá de su recurso solo por ese motivo.

Como disposición transitoria, la Comisión ha señalado que no aplicará esta nueva práctica a los procedimientos cuya carta de emplazamiento sea anterior a la publicación de dicha comunicación en el Diario Oficial de la Unión Europea que tuvo lugar el 19 de enero de 2017. En consecuencia, resulta de extraordinaria y urgente necesidad proceder a la transposición de aquellas directivas respecto de las que se ha iniciado un procedimiento de infracción, antes de que se formalice la demanda ante el Tribunal de Justicia, para evitar así un procedimiento judicial que finalizaría mediante una sentencia que declare el incumplimiento por parte del Reino de España de las obligaciones que le impone el Derecho de la Unión. Respecto a las directivas cuyo plazo de transposición vence de forma inminente, resulta de extraordinaria y urgente necesidad su incorporación inmediata a nuestro ordenamiento jurídico, a fin de evitar el inicio de un procedimiento de infracción que conllevaría la imposición de multa.

En cuanto a la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España».

En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente real decreto-ley.

II

El Título I, que comprende el artículo primero, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ahora se reforma, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hoy en su versión refundida, Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta armonización legislativa supuso un avance significativo para el correcto funcionamiento del mercado interior, pues se eliminaron trabas a la libre circulación de mercancías y servicios, al armonizarse disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas en todos los Estados miembros.

Junto a esta armonización legislativa, la Unión Europea mediante el Reglamento (CE) n.º 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, posteriormente codificado como Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y hoy de nuevo codificado como Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, instituyó un sistema de protección unitaria de marcas en toda la Unión, que convive con los sistemas nacionales de registro de marcas. Actualmente, por tanto, el sistema de protección o registro de marcas en la Unión Europea es de carácter dual, las marcas se pueden registrar en toda la Unión o en el Estado o Estados miembros que se desee.

Esta duplicidad de sistemas de protección de marcas en la Unión Europea aconsejó una evaluación general del funcionamiento del mismo y de la interrelación de los sistemas nacionales y el sistema de la Unión. Los resultados de esta evaluación pusieron de manifiesto que los usuarios estaban generalmente satisfechos con este sistema dual de protección.

En las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la Unión Europea, se invitaba a la Comisión a presentar propuestas de revisión de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, antes citada, indicando que esta revisión debería incluir en especial medidas para lograr que dicha directiva resultara más coherente con el entonces Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, antes citado, para contribuir así a la reducción de las zonas de divergencia en el conjunto del sistema de marcas en Europa.

La Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que mediante el presente real decreto-ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, señala en su considerando 8 que «resulta necesario superar la aproximación limitada alcanzada por la Directiva 2008/95/CE, y ampliarla a otros aspectos del Derecho material de marcas».

En el Considerando 9 se resume el alcance de esta armonización y, así se indica, que con la finalidad de facilitar el registro y la gestión de las marcas en Europa es esencial aproximar no solo las disposiciones de derecho material sino también las de carácter procedimental. A estos efectos, en cumplimiento de las conclusiones del Consejo de 25 de mayo de 2010, se incorporan a la Directiva (UE) 2015/2436 los principios normativos esenciales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (hoy Reglamento (UE) 2017/1001), produciéndose así una armonización legislativa no solo en los sistemas nacionales de marcas, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión.

El derecho español de marcas ya incorporó en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la nueva Directiva, en concreto en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, sin embargo, en otros campos normativos la citada ley española debe ser adaptada ya sea porque se trata de nuevas normas, ya porque dicha ley adoptó una solución distinta a la ahora propugnada por la nueva Directiva.

En este nuevo marco jurídico, la presente modificación normativa, que con arreglo al artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, estaba prevista en el Plan Anual Normativo de 2018, asume el mandato de transposición de la Directiva (UE) 2015/2436. La transposición se ha basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de incorporación al derecho nacional con fidelidad al texto de la directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y de seguridad jurídica, puesto que se realiza con el fin de mantener un marco normativo estable, predecible, integrado y claro.

En cuanto a las novedades más significativas que introduce el presente real decreto-ley, hay que destacar que el concepto de marca en sentido estricto, es decir, como signo que sirva en las transacciones mercantiles para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, no sufre modificaciones, pero sí se introduce una modificación en cuanto a la manera de delimitar a efectos registrales el bien inmaterial solicitado. La anterior normativa exigía que el signo distintivo solicitado fuera susceptible de representación gráfica. En el presente real decreto-ley, atendidos los avances tecnológicos, solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, sin más, sin especificar el medio empleado, pero requiriéndose que esta representación permita no solo a las autoridades, sino también al público en general determinar el objeto de la protección que se otorgue al titular. La representación debe ser, por tanto, clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Esto permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento y que sea adecuada a los efectos mencionados.

Las prohibiciones de registro no han sufrido modificaciones sustanciales. Sin embargo, se sistematizan adecuadamente las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.

La protección conferida a las marcas o nombres comerciales notorios registrados varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre en España, tratándose de una marca española, o del renombre en la Unión Europea, si se tratase de una marca de la Unión.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida «por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios».

En el procedimiento de oposición se regula la facultad del solicitante de registro contra el que se dirige la oposición de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales se fundamente la oposición, si ese uso ya era legalmente exigible en dicho momento.

Respecto del procedimiento de renovación de registro se posibilita la adopción por la Administración de medidas que agilicen notablemente los trámites que deben observar los interesados, al poder disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.

Al definirse los derechos conferidos por la marca se incorpora la cláusula, ya contenida en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de que los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

Como en la normativa anterior, pero con otra formulación, se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación. Se otorga así mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.

En el ámbito de los límites del derecho de marca se establece que el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. Se consagra así lo señalado indirectamente en el apartado 1 del artículo 34 y se extiende este principio no solo respecto de las marcas anteriores, sino también respecto de cualquier otro derecho anterior.

Es objeto de regulación especial la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca. Se establece el principio general de que el licenciatario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.

En la regulación de las causas de nulidad y caducidad se otorga la competencia directa para su declaración a la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

Se regula detalladamente la legitimación y se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria. En las solicitudes o acciones de nulidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior.

En lo que respecta a los efectos de la declaración de nulidad y de caducidad, se introducen modificaciones que afectan de manera especial a la declaración de caducidad; en concreto, una vez declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de dicha declaración se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional.

Al compartir la competencia para la declarar la nulidad y caducidad la Oficina Española de Patentes y Marcas (vía directa) y los Tribunales (vía reconvencional) se regula de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas. Igualmente ha sido objeto de especial atención la litispendencia y la prejudicialidad así como la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad o caducidad, dadas las interferencias que pueden producirse entre los órganos administrativos y jurisdiccionales cuando existan pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condicione la resolución a adoptar.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas tiene un plazo de transposición que finaliza el 14 de enero de 2019. La herramienta prevista inicialmente para realizar la transposición de esta directiva era un anteproyecto de ley, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, no obstante, resulta claro que de seguirse dicho procedimiento, aun utilizándose el trámite de urgencia, no se podría cumplir con el plazo de transposición fijado por la Unión Europea, con el consiguiente riesgo para España de sanción pecuniaria. Por consiguiente, concurren razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad requerida por el artículo 86.1 de la Constitución para transponer dicha directiva sin más demora mediante el presente real decreto-ley.

III

El Título II que comprende los artículos segundo y tercero, contiene las modificaciones derivadas de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de diciembre.

La transposición de la Directiva (UE) 2016/2370, de 14 de diciembre de 2016, del Parlamento europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias, exige algunas modificaciones inmediatas de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, ya que las medidas que contiene se deben adoptar y publicar, a más tardar, el 25 de diciembre de 2018 y afectan directamente a la situación y funciones que tienen el administrador de infraestructuras ferroviarias y el operador de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril.

Las novedades de esta nueva Directiva (UE) 2016/2370, que desarrolla el espacio ferroviario europeo único, se centran en dos aspectos principales: de un lado, la apertura del mercado del transporte de viajeros por ferrocarril que otorga a las empresas ferroviarias el derecho de acceso a las infraestructuras ferroviarias de todos los Estados miembros, aunque la efectividad de este derecho se aplicará el 1 de enero de 2019, a tiempo para el horario de servicio de 14 de diciembre de 2020 y, de otro, se refuerza la independencia e imparcialidad de los administradores de infraestructuras, garantizándose mediante cautelas adicionales su separación organizativa de cualquier empresa ferroviaria.

Además, después de la publicación de la Directiva (UE) 2016/2370, la Comisión Europea abrió dos procedimientos de infracción: uno en fase de Dictamen motivado, que comunicó al Reino de España el 15 de junio de 2017, en el que entiende que no se han incorporado varias medidas de transposición de la Directiva 2012/34/UE y otro mediante Carta de Emplazamiento de 18 de mayo de 2018, que indica algunas medidas a incorporar para la correcta transposición de dicha directiva, incorporaciones que se hacen en este real decreto-ley.